Nyheter från FKG

  • Nackdelar överväger vid val av ”falska” produkter

  • Den globala omsättningen av produkter tillverkade och sålda utan tillstånd från rättighetsinnehavare, uppgick år 2019 till hela 412 miljarder euro, motsvarande ca 2,5 procent av den totala globala handeln. Vi bad Karin Broman, senior juridisk rådgivare på FKG-partnern Fondia, ge några praktiska riktlinjer inom detta komplicerade område.

    Det är produkter som ibland kan benämnas plagiat, låt oss fortsättningsvis kalla dem för ”falska”. Siffrorna visar att dessa otillåtna affärer är ett signifikant globalt bekymmer. Risken är överhängande att dessa siffror inte har minskat, snarare tvärtom har ökat, då efterfrågan varit konstant. Ja, kanske rent av ökat medan tillgången av olika produkter har minskat till följd av exempelvis situationen i Ukraina, covid och så vidare.

    Men låt oss reda ut begreppen något; vad avses egentligen med ”falska” produkter? Generellt avses en produkt som:

    Har en viss funktionalitet som är patentskyddad (tex växellåda, motor) – men där vare sig patentinnehavare eller tillverkare med licensavtal har stått för produktionen;

    Uppges vara tillverkad av ett känt företag med ett starkt varumärke (exempelvis kända varumärken som tillverkar ECU/elektronisk kontrollenhet, strålkastare) – vilket inte stämmer och produkten är inte heller tillverkad under en licens från varumärkesinnehavaren;

    Är tillverkad med en designskyddad form (till exempel karossdel, huvudkudde, ratt, växellådeknopp, nyckel mm) men då tillverkningen ej skett av innehavaren av designskyddet eller under licens från denna;

    Innehåller en funktionalitet som baseras på en mjukvara – som inte är en öppen mjukvara och som har ett upphovsrättsligt skydd, och

    När sådan användning görs inom ramen för näringsmässig hantering (såsom exempelvis i produktion, marknadsföring, försäljning).

    Till uppräkningen ovan av olika exempel (immateriella rättigheter) som kan ge en rättighetsinnehavare en legal ensamrätt avseende kommersiell användning, bör även tilläggas näraliggande situationer som också resulterar i otillåten användning; produkt som framställts med hjälp av företagshemlighet eller konfidentiell information som används utan tillstånd eller produkt som renommésnyltar på någon innehavares välkända renommé. Kortfattat uttryckt kan ”falska produkter” vila på en rad olika omständigheter som antingen strider mot gällande lag eller mot ingånget avtal, eller både och, och det kan vara svårt för någon utomstående att snabbt konstatera att det faktiskt rör sig om en falsk produkt.

    Vad ska man göra när man misstänker att en produkt på något sätt är framställd på otillåtna grunder?

    Steg 1: Faktainsamling

    Om man misstänker att en produkt i sitt flöde kan vara ”falsk”, bör man först skaffa sig ordentligt med fakta för att göra en bedömning av situationen. Kan misstanken vara befogad eller kanske obefogad? Först när man har bättre fakta och kan bedöma rättsläget är det möjligt att identifiera lämpliga eller möjliga åtgärder. Möjligheten kan ju kanske finnas att allt är i sin ordning och att till exempel rättigheterna konsumerats (enligt den så kallade konsumtionsprincipen) genom att rättighetshavaren själv tillverkat och sålt produkten, att erforderliga licensavtal finns på plats eller att det kan vara fråga om en tillåten parallellimport. Då kan det vara onödigt att vidta åtgärder som dels driver kostnader men som också riskerar försämra affärsrelationen. Faktainsamling för bedömning av rättsläget är alltså steg nummer ett.

    Steg 2: Åtgärd

    Från misstanke till åtgärd bör man dock inte dröja. En rättighetsinnehavare som upptäcker otillåten användning kan komma att framställa krav, som på omedelbart upphörande av användningen. Men, rättighetsinnehavaren skulle exempelvis också istället kunna kräva ersättning för utebliven licensersättning för användningen, vilket kan bli dyrt för leverantören och till och med riskera att leda till konkurs eller andra oönskade situationer. För att inte riskera att göra en felaktig bedömning av situationen, är rekommendationen att man tar hjälp av ett juridiskt ombud som ger vägledning i arbetet med att göra den rättsliga bedömningen och som anger vilka alternativa åtgärder som är aktuella att överväga att vidta.

    Steg 3: Preventiva åtgärder

    I syfte att minska juridiska risker (med bland annat krav från kund som regressvis önskar ersättning), kommersiella risker (kunders uppsägning av leveransavtal), risker om krav från slutkunder på grund av produktansvar (då falska produkter orsakat person- och/eller sakskada) eller bolagsrisker kopplat till sänkt börsvärde (till följd av att företagets renommé försämrats), kan det vara klokt att långsiktigt vidta åtgärder såsom exempelvis följande förslag:

    Säkerställa avtal med leverantörer som innebär att de har ansvar för att de varor de levererar inte utgör intrång i tredje mans immaterialrättigheter eller på annat sätt är otillbörligen framställda;

    Begära information om leverantörsstruktur och ursprung av produkter.

    Begära information om rättigheter som använts i värdekedjan samt eventuella licensrättigheter. Exempelvis kan leverantören ha framställt och levererat en mjukvara men den kan ha smittats av öppen mjukvara som tillhandahållits under begränsat licensavtal.

    Ett bekymmer kan vara att upptäcka falska produkter där en tillverkare använder originalverktyg för framställning av komponent men där tillverkaren inte har tillstånd från rättighetsinnehavaren/ägaren av verktyg att framställa komponenter därur för försäljning och leverans till någon annan än verktygsinnehavaren. För att säkerställa att detta inte är fallet, kan man som kund begära intyg om ägarskap eller befintligheten av tillstånd på att använda verktyg för den ifrågavarande leveransen.

    Vilket ansvar har man?

    Omfattningen av vilket ansvar en näringsidkare har då denne upptäcker att en produkt i flödet är en så kallad falsk produkt, är inte möjligt att precisera generellt utan måste bedömas från fall till fall. Det kan bli fråga om att kunden har rätt att begära ersättning eller att denne har rätt att säga upp avtalet. I affärsrelationer mellan näringsidkare framgår parternas ansvar gentemot varandra framför allt i det avtal parterna har ingått. I avtalet kan det framgå för vilka slags situationer ansvar kan aktualiseras och tex om det finns ett ansvarstak, det vill säga en begränsning på ansvar, eller om det kan finnas en rätt för motpart att säga upp avtalet till följd av situationen. Finns inget skriftligt avtal ingånget mellan parterna som reglerar situationen kan läget vara mer oklart beträffande vilket lands lag som ska reglera situationen, då kan internationella regelverk ibland bli tillämpliga (till exempel the Convention on International Sale of Goods).

    Möjligheten att försöka komma undan ansvar genom att hänvisa till force majeure eller hardship klausuler (vilka innebär att man söker undkomma ansvar genom att påtala att omständigheten som förorsakat avtalsbrottet har legat utanför parts kontroll) kan undersökas men huruvida sådana klausuler kan vara applicerbara, bör man inte tryggt räkna med. Ansvar kan också komma att framställas av slutkund, till exempel om produkten vid användning förorsakat person- eller sakskada.

    Oavsett vilket ansvar som kan bli aktuellt, bör man räkna med att hantering av så kallade falska produkter kan resultera i avsevärda kostnader, risker och negativ inverkan på företagets varumärke. Preventiva åtgärder är alltid att föredra till den grad det är möjligt och när falska produkter ändå upptäcks – gör en ordentlig faktainsamling för att kunna landa i rätt åtgärd i syfte att riskminimera.